Antecedentes
Un fabricante de automóviles es titular de una marca figurativa de la Unión registrada para vehículos, piezas de recambio y accesorios de automóviles, entre otros productos.
Esta marca se reproduce y utiliza como emblema del fabricante. Un comerciante polaco ofrece en venta, haciendo publicidad en su página web, rejillas de radiador no originales adaptadas para modelos antiguos de automóviles de este fabricante. Estas rejillas de radiador incorporan un elemento, con una forma similar o idéntica a dicha marca, destinado a fijar el emblema del fabricante.
Cuestión prejudicial
El fabricante de automóviles llevó a los tribunales a dicho comerciante para impedirle comercializar piezas de recambio no originales que lleven un signo idéntico o similar a la marca. El órgano jurisdiccional polaco pretende que se determine el alcance de la protección conferida por la mencionada marca. Dicho órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que aclare si la comercialización de piezas de recambio de vehículos automóviles, como las rejillas de radiador, constituye, con arreglo al Derecho de la Unión, un «uso de un signo en el tráfico económico» que puede menoscabar las funciones de la mencionada marca, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Asimismo, se pregunta si el titular de dicha marca puede prohibir ese uso a un tercero.
Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
En su sentencia, el Tribunal de Justicia responde afirmativamente y señala, antes de nada, que la cláusula de reparación contemplada para los dibujos o modelos no es aplicable. Un signo protegido como marca de la Unión también puede, en determinadas circunstancias, estar protegido como dibujo o modelo comunitario. La cláusula denominada «de reparación» prevista en el Reglamento n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios establece determinadas limitaciones a la protección relativa a los dibujos o modelos. No obstante, según el Tribunal de Justicia, esta cláusula se aplica sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las marcas y no incluye ninguna excepción al Derecho de la Unión en materia de marcas.
A continuación, subraya que, en el presente asunto, las rejillas de radiador no proceden del titular de la marca y que se comercializan sin el consentimiento de éste. Asimismo, observa que el elemento destinado a la fijación del emblema está incorporado a las rejillas de radiador para su comercialización por el tercero y que dicho elemento es visible al público que tiene intención de comprar esas piezas, lo que puede constituir un vínculo material entre la pieza de recambio en cuestión y el titular de la marca. Por consiguiente, se trata de un uso que puede menoscabar las funciones de la marca, que consisten, en particular, en garantizar la procedencia o la calidad del producto.
El Tribunal de Justicia deja al órgano jurisdiccional polaco la tarea de comprobar, por un lado, si el elemento de la rejilla de radiador en cuestión es idéntico o similar a la marca del fabricante y, por otro lado, si la rejilla de radiador es idéntica o similar a uno o varios productos para los que está registrada dicha marca. No obstante, si el juez nacional considera que la marca goza de renombre en la Unión, su titular deberá disfrutar, en determinadas circunstancias, de una protección reforzada. En tal caso, poco importa que las rejillas de radiador en cuestión y los productos para los que se registró dicha marca sean idénticos, similares o diferentes.
El Tribunal de Justicia confirma, asimismo, que, cuando la elección de la forma del elemento destinado a fijar el emblema del fabricante de automóviles obedece a la voluntad de comercializar una rejilla de radiador lo más parecida posible a la rejilla de radiador original, el Derecho de la Unión no limita el derecho exclusivo del mencionado fabricante, titular de la marca, a prohibir el uso de un signo idéntico o similar. Este supuesto no puede equipararse, en particular, al uso de la marca para indicar el destino de un producto como accesorio o pieza de recambio
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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