¿Puede una marca registrada usarse como keyword? La Sentencia Nº 105/2016 del Tribunal Supremo, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 26 DE FEBRERO DE 2016, lo confirma.
- Íter procesal
- Análisis de la cuestión de fondo
2.1 Marcas y competencia desleal
2.2 Derecho de exclusividad sobre la marca
2.3 Funciones de la marca - Relevancia de la sentencia
La mercantil Maherlo Ibérica, S.L., dedicada a la venta directa y a distancia de calzado, que aumenta la estatura de sus usuarios a través de calzas incorporadas, es titular de dos marcas comunitarias figurativas registradas con la denominación: «masaltos» y «masaltos.com». Maherlo Ibérica, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario, ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Alicante, contra Charlet, S.A.M, empresa dedicada también a la venta directa y a distancia de zapatos con alza incorporada, en base al uso que la demandada hacía de las palabras contenidas en la marca registrada de la actora. La opositora, a través del servicio de referenciación de adWords de Google.es, seleccionó como palabras clave (keywords) los signos “Masaltos” y “Masaltos.com”, hecho que provocaba que cualquier usuario que introdujera tales términos de búsqueda fuera redirigido al enlace patrocinado por la demandada.
La Sentencia Nº 95/2012 del Juzgado Mercantil Nº 1 de Alicante y de Marca Comunitaria resolvió dando la razón a la parte demandada y desestimando la demanda interpuesta por Maherlo Ibérica, S. L. contra Charlet, S.A.M así como absolviéndola de las pretensiones contra ella formuladas.
Recurrida en apelación la Sentencia de Primera Instancia, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante dictó sentencia en fecha 5 de diciembre de 2013, cuya parte dispositiva dispone:
«FALLAMOS : Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el 1 Juzgado de Marca Comunitaria número 1 de fecha veintiséis de junio de dos mil trece.»
Dictada sentencia desestimando el recurso de apelación y ratificando las consideraciones de la sentencia apelada, la representación procesal de la parte demandada presentó Recurso de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal ante el Tribunal Supremo.
La Sala Primera de lo civil del Tribunal Supremo confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Alicante, con el FALLO siguiente:
«Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por «Maherlo Ibérica, S.L.»
Análisis de la cuestión de fondo
La cuestión sobre la que el Alto Tribunal se tuvo que pronunciar fue determinar si el uso, por la demandada, de los signos distintivos “Masaltos” y “Masaltos.com”, como keywords en el servicio remunerado de adWords de Google.es, que una vez introducidos en el buscador daban como resultado un enlace patrocinado de la demandada a su web, constituía una infracción de las marcas comunitarias registradas por la actora, al amparo del artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/ 2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria (en adelante RMC).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que la selección de un signo incompatible con una marca anterior como keyword, bien para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios de su titular, bien para inducirles a confusión sobre el origen empresarial de los mismas; constituye un uso marcariamente relevante (ver STS de 17 de junio de 2015 «L’Oréal S.A.» ) a los efectos del artículo 9.1. bis del RMB y así lo consideró el Tribunal Supremo en esta sentencia.
En la misma línea, la propia noción de marca, artículo 4 de la Ley de Marcas o artículo 5 del RMC, sirve para identificar en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de otra. A tenor de lo expuesto, podemos afirmar que: el empleo de una keyword que contenga una marca anterior registrada, transmite información errónea acerca del origen empresarial de los productos o servicios y que además de los preceptos relativos a la legislación de marcas aplicados en este caso, sería procedente, también, aplicar lo relativo a “uso no marcario de una marca ajena” que establece la Ley de Competencia Desleal.
Derecho de exclusividad sobre la marca
La principal finalidad de las marcas es asociar un producto o servicio a un determinado origen empresarial, lo cual permite al cliente o usuario final poder elegir. Más aún, el derecho de marca, permite, en cierta manera, excluir el uso de la misma a terceros en el tráfico económico. Este derecho del propietario de la marca o ius prohibendi ha sido matizado por los legisladores y por la jurisprudencia en aras de no monopolizar el mercado.
La doctrina asentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que para que el uso de un signo idéntico a una marca registrada perjudique los intereses específicos del titular de la marca, tiene que contravenir las funciones intrínsecas de la marca, éstas son: la función indicadora del origen empresarial, la función publicitaria y la función de inversión. Y a esta doctrina hace referencia el juez en la Sentencia que nos ocupa, confirmando que no se lesionan ninguna de las funciones de la marca antes mencionadas.
La importancia de la sentencia que hoy nos ocupa, radica en determinar que la marca, a pesar de conceder un derecho exclusivo al propietario, no es un derecho absoluto.
[…] a lo que debe añadirse que el derecho de propiedad sobre una marca, como sobre cualquier otro objeto del tráfico jurídico, no es absoluto y está sometido a determinadas limitaciones […] (Tercer Motivo del Recurso de Casación, Sentencia Nº 105/2016 de 26 de febrero de 2016)
