El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza si la forma tridimensional correspondiente al producto “Kit Kat 4 barras” ostenta suficiente carácter distintivo como para mantenerse como marca de la Unión. 
En el año 2002, Nestlé solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO) el registro como marca tridimensional de la UE el siguiente boceto que corresponde al producto “Kit Kat 4 barras” que comercializa la mercantil solicitante:
Pasados cuatro años, la EUIPO accedió al registro de la marca para los siguientes productos: caramelos, productos de panadería, artículos de pastelería, galletas, pasteles y gofres.
Al año siguiente, Cadbury Schweppes (actualmente Mondelez UK Holdings & Services) solicitó a la EUIPO la anulación del registro efectuado por Nestlé. La EUIPO desestimó la solicitud en base a que la marca Nestlé había adquirido carácter distintivo debido al uso que se había hecho de ésta en el mercado de la Unión. Recibida la resolución, Mondelez se dirigió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitar la anulación de la decisión de la EUIPO.
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Sentencia en el asunto T-112/13 (Mondelez Uk Holding & Services Ltd/EUIPO — Société des produits Nestlé)
En la sentencia conocida el 15 de diciembre, el TJUE anuló la decisión adoptada por la EUIPO y recordó que:
Uso efectivo de la marca
Cuando una marca se ha registrado para una categoría de productos que engloba varias subcategorías, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de estos productos únicamente conlleva la protección de la o de las subcategorías correspondientes.
Por parte de Nesté no se han aportado pruebas que confirmen el uso efectivo de la marca para productos de panadería, artículos de pastelería, galletas y gofres.
Error de la EUIPO
El Tribunal declara que hubo un error de Derecho por parte de la EUIPO al considerar que el producto “Kit Kat 4 barras” podría estar incluido en cualquiera de las categorías de productos para las que se solicitó la protección.
Marca tridimensional
Además, añade el Tribunal, que:
1) Una marca tridimensional puede adquirir carácter distintivo por el uso, aun cuando se utilice conjuntamente con una marca denominativa o una marca figurativa
2) La adquisición del carácter distintivo por el uso exige que el signo reivindicado se haya convertido en apto para identificar el producto de que se trata como procedente de una empresa determinada.
Estudios de mercado, material publicitario y duración del uso de la marca
Cuando Nestlé solicitó la marca ante la EUIPO fueron aportadas, junto con la solicitud: los estudios de mercado en el territorio de diez Estados Miembros, el material publicitario y la duración del uso de la marca. Estas mismas pruebas han sido aportadas por Nestlé al TJUE y que confirma, éste último, se trata de elementos que pueden demostrar que, a los ojos del público pertinente, la marca tridimensional en cuestión se percibe como una indicación del origen comercial de los productos afectados.
Carácter distintivo
“En cuanto a la alegación de Mondelez, según la cual Nestlé no probó el carácter distintivo adquirido por el uso de su marca en todo el territorio de la Unión, el Tribunal General considera que la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso debe aportarse respecto de la parte de la Unión en la que carecía de carácter distintivo intrínseco, en el presente caso, toda la Unión, en la fecha de presentación de la solicitud de registro el 21 de marzo de 2002 (en esa época, la Unión estaba integrada por 15 Estados miembros).
A este respecto, no es suficiente demostrar que una parte significativa del público pertinente en el conjunto de la Unión, con independencia del Estado miembro o de la región que sea, percibe una marca como una indicación del origen comercial de los productos que la marca designa.”
En el caso concreto que nos ocupa, la marca Nestlé no tiene un carácter distintivo intrínseco en el conjunto de la Unión, por tanto, la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso debe aportarse en todos los EEMM afectados. Nestlé ha acreditado que la marca adquirió carácter distintivo por el uso en 10 países (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido) pero no en los restantes: Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal.
Conclusiones
El Tribunal concluye reconociendo que la EUIPO cometió un error al considerar que no era necesario probar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca en todos los Estados Miembros afectados. Así se remite la cuestión a la EUIPO que deberá adoptar una nueva decisión verificando que en la fecha de la presentación de la solicitud de registro, la marca en cuestión había adquirido carácter distintivo por el uso que Nestlé había hecho de ésta en los 15 Estados miembros afectados para los productos «caramelos y galletas».
