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Osborne podrá seguir haciendo uso de su marca “Toro” por considerar que no es un símbolo oficial de España

En la sentencia conocida ayer, el Tribunal Supremo rechazó anular la marca “Toro”, registrada por Osborne, porque el toro no es un símbolo oficial de España. Desestimando así la demanda de nulidad que “Osborne” había presentado contra “Badtoro”.

Osborne

Hechos

El pleito nace de una demanda planteada por el Grupo Osborne en reclamación de la nulidad de la marca denominativa “Badtoro” por violación de dos marcas denominativas “Toro” que tiene registradas Osborne para diferentes productos. La sociedad que se encuentra detrás de “Badtoro”, Jordi Nogués, S.L., planteó demanda reconvencional contra Osborne solicitando la nulidad de la marca “Toro” por considerar que contiene el nombre de un animal que, en su representación gráfica, alude a un símbolo de España de interés público, incurriendo en una prohibición absoluta de registro tipificada en el artículo 7 del Reglamento de marca comunitaria.

Íter procesal

Pendientes de la resolución del Tribunal General de la Unión Europea, el Supremo rechaza la petición de prejudicialidad que Osborne había planteado.

Para la valoración y rechazo de la petición de prejudicialidad, el Alto Tribunal argumenta que en el pleito intervienen diversos elementos que tendrá que valorar el Tribunal Europeo por separado para concluir si hay riesgo de confusión o no entre ambas marcas, entre ellas los gráficos (“Badtoro” es simplemente la representación de la cabeza de un toro). En este caso el Supremo se ha limitado a la denominación “Toro” y “Badtoro”.

Previamente, tanto el Juzgado de lo Mercantil de Alicante como la Audiencia Provincial, ya habían desestimado las pretensiones de ambas sociedades.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2017

El Supremo considera, sobre las alegaciones de Jordi Nogués, S.L. en su demanda reconvencional, que la marca denominativa “Toro” no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas de registro que  tipifica el artículo 7 del Reglamento de marca comunitaria. Ya que, si bien es cierto que la imagen del toro constituye una tradición cultural ello

“no supone, como pretende el recurrente, que el toro, en cuanto animal, haya pasado a ser un icono de nuestro país que haya vaciado de carácter distintivo a la denominación «toro» y por lo tanto constituya un impedimento objetivo para su registro como marca”.

Además, el Tribunal Supremo, añade:

“El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada -por algunos- con una finalidad de reivindicación de lo español”.

Por otro lado, y en relación a la demanda presentada por Osborne, el TS la rechaza por entender que no existe riesgo de confusión entre la marca “Toro” y “Badtoro”

Concluyendo la sentencia que:

“Además de que la denominación “Toro” carece de especial notoriedad, el añadido del calificativo inglés “Bad” da lugar a un neologismo (“Badtoro”) que, al margen de la referencia conceptual que pueda suponer para una parte de la población que reside o visita España familiarizada con el idioma inglés, genera una diferenciación gráfica y fonética respecto del signo ‘Toro’ suficiente para que, respecto de los productos y servicios a los que una y otras marcas están registradas, una apreciación global no advierta que el signo “Badtoro” genera riesgo de confusión en el consumidor medio”,

En última instancia, la Sala rechaza la petición de cuestión prejudicial planteada por Osborne por considerar que puede existir riesgo de resoluciones contradictorias entre lo que se resuelva en el presente procedimiento y la resolución definitiva del Tribunal Europeo.

Concluye el Supremo que:

“no existe tal riesgo de contradicción, pues la marca que se cuestiona ante el Tribunal General es una marca mixta, gráfico-denominativa, y para el juicio sobre el riesgo de confusión se tienen en cuenta no sólo las dos marcas comunitarias denominativas ‘Toro’, sobre las que acciona en nuestro pleito Grupo Osborne, S.A., sino también la marca española gráfico-denominativa compuesta por el dibujo del toro de Osborne, que goza de gran notoriedad, y la denominación ‘Toro’”.

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