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Impiden registrar un vino a Vega Sicilia por coincidir con la denominación de origen “Sicilia”

“Una marca de vino no puede contener una denominación de origen protegida”
Así concluyó el Tribunal General de la Unión Europea que rechazó el recurso presentado por Bodegas Vega Sicilia contra la denegación de registro de la marca de vino “Tempos Vega Sicilia”.

Hechos

vega siciliaEl 9 de julio de 2014, Bodegas Sicilia, S.A. presentó una solicitud de registro de la marca “Tempos Vega Sicilia” ante la  Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para los productos de la clase 33 del Arreglo de Niza “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”

El 8 de diciembre de 2014, la EUIPO denegó la solicitud de registro por incurrir en un motivo de denegación absoluto regulado en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. El examinador indicó que la marca solicitada contenía el término “sicilia”, que es una parte significativa de las denominaciones de origen protegidas “Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia” (para bebidas espirituosas) “Sambuca di Sicilia” y “Sicilia” (para vinos).

Ante la denegación de registro, el 28 de enero de 2015, Bodegas Sicilia, S.A. interpuso recurso ante la EUIPO, con arreglo a los arts. 58 y 64 del Reglamento n.º 207/2009.

Mediante resolución de 30 de septiembre de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso en base a los siguientes argumentos:

– El artículo 7, apartado 1, letra j) del Reglamento nº 207/2009 obliga a denegar las solicitudes de marca que incluyan o consistan en una indicación geográfica para vinos y bebidas espirituosas, cuando esos vinos o bebidas no tengan dicho origen.

– El hecho de que la recurrente sea titular de la marca española «Vega Sicilia», registrada con el número 589549 en 1969 -es decir, con anterioridad a la fecha de registro de la denominación de origen protegida-, y la eventual notoriedad o renombre de esa marca para vinos son circunstancias irrelevantes por lo que atañe al motivo de denegación absoluto del presente asunto, ya que el Reglamento n.º 207/2009 no prevé que el carácter distintivo adquirido por el uso impida la denegación de registro basada en el artículo 7, apartado 1, letra j), de dicho Reglamento.

– La recurrente no se opuso, sobre la base del artículo 98 del Reglamento n.º 1308/2013, a la concesión de la denominación de origen «Sicilia» para vinos invocando la reputación y la notoriedad del signo Vega Sicilia, con arreglo al artículo 101, apartado 2, del mismo Reglamento.

Pretensiones de las partes

La recurrente solicita al Tribunal General que:

– Anule y deje sin efecto la resolución impugnada.

– Anule y deje sin efecto la resolución denegatoria del examinador de 8 de diciembre de 2014.

– Condene en costas a la EUIPO.

La EUIPO solicita al Tribunal General que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de derecho

Denegación de registro de marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica

vega siciliaEn virtud del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen.

Denominación de origen protegida

En la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que la marca solicitada, compuesta por los tres términos «tempos», «vega» y «sicilia», reproduce el término de la denominación de origen protegida «Sicilia».

En efecto, en la base de datos «E-Bacchus», el registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en la Unión en virtud del Reglamento n.º 1308/2013, consta que «Sicilia» es una denominación de origen italiana, protegida a escala europea en virtud del artículo 107 de dicho Reglamento y registrada con la referencia PDO-IT-A0801 desde el 19 de febrero de 1999, que designa los vinos de la región insular italiana de Sicilia.

Mantenimiento de la marca si fue solicitada, registrada o establecida antes de la fecha de protección de la denominación de origen

El artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 permite, con carácter excepcional, que siga utilizándose en el territorio de la Unión una marca solicitada, registrada o establecida bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, siempre que dicha marca no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en la Directiva 2008/95 o en el Reglamento n.º 207/2009.

En el presente asunto, la solicitud de registro de la marca de que se trata se presentó en la EUIPO el 9 de julio de 2014, es decir, con posterioridad al 19 de febrero de 1999, fecha de registro de la denominación geográfica «Sicilia». Por consiguiente, la marca en cuestión no se solicitó ni se registró antes de que la denominación de origen estuviera protegida en su país de origen.

Además, la recurrente no ha acreditado que usara de buena fe la marca solicitada antes de que la denominación de origen «Sicilia» estuviera protegida en su país de origen. 

Marca renombrada

La recurrente no precisa si al alegar el renombre de la marca Vega Sicilia hace referencia al renombre de la marca española Vega Sicilia o al renombre de la marca de la Unión Vega Sicilia o bien al renombre de ambas marcas.

Suponiendo que la marca Vega Sicilia sea muy conocida o goce de cierto renombre en la Unión Europea, esta circunstancia no impide denegar el registro de la marca solicitada en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. Como indicó la Sala de Recurso,

«Para invocar el renombre del signo Vega Sicilia, a efectos del registro de la marca solicitada, la recurrente debería haber formulado oposición con arreglo al artículo 98 del Reglamento n.º 1308/2013, puesto en relación con el artículo 101, apartado 2, de este mismo Reglamento, antes de la concesión de la denominación de origen protegida «Sicilia».

Se desestima el recurso

Habida cuenta de todo lo expuesto, procede desestimar el recurso en su totalidad.

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